美国商标审查和使用证据探析
发布时间:2019-08-27         类别:案例选登         来源:中华商标杂志

众所周知,美国是基于在先使用的国家,这从其商标审查制度中能够明确的看出:需要在申请时以及注册后的每5-6年提供商标在美国的使用证据。近年来,由于国家“一带一路”政策的实施,财政的扶持,以及国人知识产权保护意识的加强,越来越多的中国企业和个人把目光投向了海外,尤其是与中国经济往来密切的美国。以下就美国商标审查,提供使用证据的要求,以及最新的审查标准进行探讨。

一、美国注册的申请基础

1、美国注册有三种情况的注册基础:

(1)在国内已经获准注册----以此种方式提交美国申请,需要提交本国注册证书复印件;

(2)在美国对该商标已有实际使用---- 在申请日前已在美国使用该商标,需要在申请时同时告知在美国的初次使用时间和在全世界范围内的初次使用时间和地点,并提交商标在美国的使用证据。

(3)以意图在美国对该商标进行使用---- 在申请后至到审查合格官方下发核准通知提供使用证据和声明。可以延期提供,每次延期请求可以获得额外6个月期限,理论上共可以延期5次,总共不超过24个月。 

必须必备上述三种情况中的一种,才能在美国申请注册商标。


2、商品类商标的使用证据

◆能作为产品使用证据的类型有:产品的标签、包装、带有商标的产品照片、产品的陈列(产品目录)和展览。但是不提供真实的产品。

◆不能作为产品使用证据的类型有:发票、提单、订货单、名片、公开出版物、传单等。



3、服务商标的使用证据

主要是有关所提供服务的手册、广告宣传或名片,以及上述证据形式的照片。但是需要注意的是,以上证据形式不能仅仅显示商标,而且必须涉及所提供的服务。



注意事项:

(1)使用证据中显示的产品/服务项目必须是美国申请/注册所指定的商品/服务之一,不能超出原申请/注册的范围;

(2)如果使用证据上有除英文之外的文字,必须提供其英文翻译;

(3)使用证据上的商标要清楚显著,且必须与申请/注册的商标一模一样(如英文商标有大小写的区别,一般能接受。但对于中文商标需要保持一模一样);

(4)使用证据必须提供真实的产品照片,而不是产品的设计图纸或宣传照片;

(5)至少一类一项商品在美国的使用证据。 


4、美国商标申请需要在注册每5-6年提供使用证据:

根据美国商标法(Section 8 of the Trademark Act, 15 U.S.C.§1058)规定,商标注册人必须适时的向美国专利商标局提交商标继续使用声明(Declaration of ContinuedUse)并提供使用证据或者商标合理未使用声明(Declaration of ExcusableNonuse)以及提供未使用的理由。对于以上美国商标法的规定,我们通常简称为“Section8条款”。该条款的主要目的是撤销不再使用的美国注册商标。 

美国商标法第15条,即如果商标使用人就其注册商标在商业中,在指定商品或服务项目上或与之有关方面进行使用,而且自该商标注册之日起已连续使用五年,并仍要在商业中继续使用,则该注册人对该注册商标的使用权应是不容置疑的。不可争议商标只有基于一些特殊理由才能撤销,不会因他人的在先使用或者注册商标具有描述性而被撤销。

申请人可以基于美国商标法第8和15条一并提起使用证据。但需要注意:如果商品过多尽量不同时声明第8和15条,否则很可能因为虚假声明而驳回。


5、提交美国使用证据的时间:

(1)马德里注册指定美国,需要在美国注册日期(非国际注册日期)起5-6年提供使用声明。

(2)马德里指定美国的,需要在提交马德里注册日期起10年向WIPO递交马德里续展申请。如果未续展,WIPO会通知美国商标局,美国商标局直接会将申请无效。续展后,需要在美国注册日期(非国际注册日期)起9-10年间基于基于美国商标法Section71条提交使用声明。

二、美国审查程序介绍及注意事项

1、因为美国注册需要基础,各个基础的审查程序均不一致:

 (1)以意图使用为基础:实质审查完毕,如果没有没有驳回产生,商标将初审公告。公告期为30天,公告期内无人异议,将下发实质审查结束通知,并要求提供使用证据,提供使用证据的期限为通知日期起6个月。如果在规定时间内提交使用证据,商标将核准注册,并排期发证。

(2) 如果以中国基础注册递交的美国申请:中国注册证书可以在提交美国申请的同时递交,也可以后续补交,但如果在实质审查结束前仍不能提交中国注册证书,将会下发暂缓提交中国注册证书的的临时通知,答复时间为通知下发之日起6个月。如果6个月内仍然无法提交中国注册证书,将下发暂缓提交中国注册证书的正式通知。如果能在规定时间内提交中国注册证书,且实质审查结束没有驳回发生,商标将初审公告。公告期为30天,公告期内无人异议,商标将核准注册并排期发证。

(3)如果以实际使用递交的美国申请:中国商标注册证书必须在提交申请时一并提交,提交后进入实质审查。实质审查完毕,如果没有没有驳回产生,商标将初审公告。公告期为30天,公告期内无人异议,商标将核准注册。

2、美国审查的注意事项:

(1)美国是基于使用的国家,进行检索不仅要进行商标数据库检索,也要做市场检索;

(2)美国以使用为目的,申报商品要适度,不要求多,而以真实使用为目的;

(3)尽量在申请时基于中国注册基础申请美国,这样至少在申请时无需提供使用证据。可以同时提交中国和美国的申请,因为USPTO会等待中国证书下发再进行审查。即使中国驳回,也可以随时更换注册基础;

(4)如果如果既没有使用证据,中国的商标又无法注册,可以选择基于国外已经注册的商标向国外商标局递交马德里申请指定美国;

(5)因为引证商标驳回时,可以进行商品限定,以此抗辩申请商标于引证商标的不同,或者进行并存洽谈;

(6)相同商标在相同或类似的指定商品上也可以并存,只要在先商标权利人同意出具并存同意函;

(7)常见姓氏会因为缺乏显著性遭遇驳回;

(8)异议程序复杂,费用高额,如果被异议,尽量采用洽谈的方式。在洽谈中,可以采取修改商品或限定商品的方法进行。

三、关于美国使用证据审查的新变化

越来越多的中国企业和个人选择在美国注册商标,然而,虽然有部分企业确实预将产品推向美国市场,但是也有部分企业和个人是以防御性注册为主,或者仅为知识产权的战略规划,短期内或者从来没有在美国从事产品销售的计划。对于基于使用来申请的美国,如果不能定期提供使用证据,商标将会无效。因此,有部分企业或者个人绞尽脑汁欲从证据本身寻求解决之道,于是修图,伪造等手段接踵而来。审查员也从开始的基于诚信进行审查,到现在的种种怀疑,再到自行搜索是否有真实使用。正是由于伪造证据的情形越来越频繁,美国专利商标局不得不作出相应的规定,以此规制这种伪造证据的行为。

根据2019年7月发布的最新审查指南《商业用标样审查:数字制作或修改的标样以及仿造标样》,由于商标申请人不断提交数码制作或更改,或仿造的标样,美国专利商标局将更加注意申请人提交的标样是否真实,是否有真实的使用。如果对申请人提供的使用证据照片有所怀疑,会要求申请人补充提供有关商标使用的其他信息。新的指南补充了现有的标样审查指南,即对申请人提供的数码创建/修改或以其他方式的证据是如何审查的详细指南。

 

1、何种证据不足以证明商标的真实使用?

根据《美国法典》第15章第1127条的要求, 以下证据不足以证明在商业销售或运输的货物上,或在与商业中实际提供的服务的相关服务中,在正常贸易过程中展示的货物上,实际使用了该商标:

•数码制作的标样包括商品或包装的电脑绘图,标样显示在其上。  

•数码修改的标样包括对现有商品图像或商品包装用电脑进行修改、或与商品相关的展示、或广告及网页,旨在表示该标样曾经用于实际商品,商品的销售,展出或提供服务。 

•仿造标样包括对商标在产品、显示器或网站上样式进行数字或非数字化呈现;这些标样可能仅为提交新申请而创建。


2、如何去识别什么是数码制作或修改或者仿造的标样呢?以下特征可能表示该标样为字制作或修改的标样和仿造标样。

•对产品的描绘视觉效果更像是数字渲染,而不是真实的产品。

•产品、标签或包装缺少通常在实际销售中应包含的信息。

•商标悬浮在产品或容器上。

•标样周围的图像呈现像素化(马赛克)。

•该商标出现在已知的第三方商标销售的商品上。

•显示商标的网站屏幕截图包含表示网站未使用的文本。

•显示标样的网站屏幕截图缺少重要信息,如链接或浏览器选项卡,显示方式表明该标样并未对外发布(例如,在其他软件中)。

•相同的证据图像显示不同的标样或不显示任何标样。

•从货物图像的视觉效果看,该货物已被使用,而商标的标签是新的。

•贴在容器或普通盒子的商标十分粗糙。

•从商品使用的在线市场查询网页上查询,未发现该商标在美国商业中进行使用或在申请人提供的使用日期内进行使用(例如语言、货币、价格、首次使用日期、发货及目的地)。

 

3、对于数字制作或修改的标样以及仿造标样的一般审查注意事项

审查员必须仔细评估每个标样是否可能是数码制作或修改的标样以及仿造标样。同时应考虑对提供的证据图像的描述,即是何种指定商品或者指定服务上的使用。如果使用记录与证据图像的描述相矛盾,则在确定证据的可接受性时必须考虑这些因素。

A.白色背景上的修饰图像

如果证据是带有商标的产品图像,并且图像看起来是修饰过的图像(例如,在白色背景上),审查员需要进行调查以确认证据中的带有申请商标的产品是否存在。如果审查员能够确认证据中所描述的产品存在,并在商业上表明商标的使用,审查员可以接受该使用证据。在这种情况下,审查员必须在档案中输入注释,说明对哪些资源进行了查询和审查,但不包括任何关于商标使用的声明或法律结论。文件注释可为:已审查申请人的网站在统一资源定位器URL能够查到,或已审查亚马逊网站在统一资源定位器URL能够查到。若该商标相关联的产品或服务在商业上实际销售或提供的可能性很小,审查员可以要求申请人提供商标使用信息。《联邦法规》第37章第2.61(b)条。

这点要求跟之前有了很大变化,对于白色背景下的产品图像也会持有怀疑的态度。

B.数码化创建更改或模仿标样

如果标样是经数码创建、更改或以其他方式仿造的,则审查员必须根据《商标法》第1和第45条发出驳回通知,理由是证据没有显示申请商标在商业中的实际用途。驳回通知中必须说明驳回理由是因为证据中的标样是数码修改或创造的。

由于证据没有显示商标在商业上的实际使用进而遭遇驳回时,审查员还必须根据《联邦法规》第37章第2.61(b)条的规定发出信息请求,要求申请人提供有关提交使用的详细信息并协助提供其他相关信息和文件,以确定商标是否在商业中实际使用。该请求可能要求提供以下信息:

(1)提交证据标样所指的指定商品或服务;

(2)证据标样是否与是在商标申请提交创建的,如果是,何时;

(3)描述产品的图像来源;

(4)在实际销售中或在呈现或执行过程中如何在产品上使用商标。提供服务,包括显示商标使用的网址以及网页发布日期的信息;

(5)产品或服务首次可供购买的时间,以及是否仍在销售;

(6)证据标样中货物在美国境内的销售证明和销售金额;

(7)申请中其他商品或服务的使用证据;

(8)能够确定商标在商业上的实际使用有关的任何其他信息。但是,信息请求必须根据申请的特定事实进行调整,一般不得与已经存在于记录中的信息一致。

几乎在所有情况下,只有在根据第1条和第45条因未显示其在商业中的用途而驳回时,才会请求提供更多信息。只有在非常有限的情况下,审查员才无法对标样本身提出驳回,但对证据标样的内容有某种怀疑,怀疑该商标在商业中没有实际使用,审查员需要更多的信息来适当审查发布时,可在不下发驳回的前提下要求提供商标使用信息。

在某些情况下,审查记录中可能包含数码更改、创建或仿造的标样,也可能包含不像是数码更改、创建或模拟的标样。数字修改、创建的标样会让审查员怀疑申请人提交的其他标样是否在商业中真正使用过,在这种情况下,审查员必须下发驳回,理由是无法证明该商标在商业中的实际使用并下发信息请求。

根据美国商标法第1和第45条,表明商标在所有指定商品或服务上实际使用的证据图像是数码更改、创建或仿造的;数码创建的网站或广告中不能说明商标与商品或服务之间有直接关联;如果证据标样未能显示出商标的功能(例如,该证据标样只是提供信息或以装饰性的方式使用),则审查员还必须根据商标法第1、2和45条(视情况而定)发出驳回通知。


4、申请人对所有信息请求作出的答复

如果审查员接受了申请人对所有信息请求作出的答复,且原始或替代标样与答复内容不矛盾,则必须接受该证据标样。但是,如果申请人未提供需要补充或修改的证据,或对审查员要求提供信息未作出回应,或提供的信息不完整,没有说服力,审查员必须仔细评估申请人的答复,以确定是否根据商标法第1和第45条下下发最终驳回。


5、审查员主动收集证据

审查员应该对证据图像进行检索,如果审查员认为该图像可接受,或者如果有其他迹象表明标样是数码创建/更改或仿造的。审查员应保留此类证据,以便在最终驳回提供更全面的记录。

审查员可以使用在线免费的图像搜索和分析工具,如 Google。在将Google搜索的证据作为记录的一部分时,审查员必须:(1)提供有关证据发布的互联网及其来源(例如统一资源定位器URL,网站的完整地址)访问日期的完整信息;(2)下载证据并将其附在OA上。

从上述分析可知,美国对使用证据的审查愈来愈严格,希望申请人真正以真实使用为目的进行商标注册,按照证据审查的新要求收集,准备证据,避免因伪造,修改证据造成证据的不被接受,最终申请不能顺利进行注册。